Як оскаржити реєстрацію торгової марки конкурента: процедура в Апеляційній палаті

Уявіть ситуацію: ви роками працювали над репутацією свого бренду, аж раптом виявляєте, що на ринку з’явився конкурент з дуже схожою назвою, яка вводить в оману ваших клієнтів. Або, що ще гірше, ви отримуєте від нього лист-претензію з вимогою припинити використовувати вашу власну назву, оскільки він виявився спритним і першим зареєстрував схожу торгову марку. Коли реєстрація ТМ конкурента стає вашою проблемою, здається, що єдиний вихід — це готуватися до довгої та дорогої судової війни.

Але це не так. Існує значно швидший, дешевший та більш профільний інструмент для вирішення саме таких спорів — Апеляційна палата УКРНОІВІ. Це спеціальний орган при патентному відомстві, який можна назвати “першою лінією оборони” у боротьбі з неправомірними реєстраціями. У цьому посібнику ми детально розберемо, на яких підставах можна оскаржити свідоцтво конкурента, як крок за кроком пройти процедуру в Апеляційній палаті та яких результатів можна досягти, не доводячи справу до суду.

Розділ 1. Підстави для оскарження реєстрації

Ви не можете вимагати скасування свідоцтва конкурента просто тому, що вам не подобається його назва або ви вважаєте його бізнес неетичним. Для оскарження реєстрації ТМ потрібні вагомі, чітко визначені законом підстави. Апеляційна палата — це не місце для емоцій, це квазі-судовий орган, що оперує фактами, доказами та нормами права. Ваше завдання — переконливо довести, що реєстрація, видана вашому конкуренту, з самого початку була неправомірною і порушує або загальні норми закону, або ваші раніше набуті права. Розглянемо основний арсенал юридичних аргументів, які ви можете використати.

1.1. Ваша марка була зареєстрована раніше

Це найсильніший, найпростіший для доведення і найпоширеніший аргумент. В патентному праві всього світу діє залізне правило “first to file, first in right” — “хто перший подав заявку, той і правий”. Юридичною мовою це називається правом пріоритету. Якщо ви подали заявку на реєстрацію своєї торгової марки раніше, ніж ваш конкурент, і ваша марка вже зареєстрована (або навіть ще знаходиться на розгляді, але має більш ранню дату подання), ви маєте повне право вимагати скасування пізнішої реєстрації, якщо вона є схожою на вашу.

Як це працює на практиці? Уявіть, що ви — власник мережі кав’ярень “Starlight Coffee”. Ви дбаєте про свій бренд і подали заявку на реєстрацію цієї назви 01 березня 2024 року. Ваш конкурент через кілька місяців відкриває свою кав’ярню і, побачивши вашу популярність, подає заявку на назву “Star Light Coffee” 01 червня 2024 року. Через недосконалість експертизи його заявку можуть навіть зареєструвати. Проте ви, як власник прав з більш раннім пріоритетом (від 01 березня), можете подати заперечення до Апеляційної палати і на підставі свого свідоцтва вимагати визнання його свідоцтва недійсним. Ваша дата пріоритету — це ваш головний козир.

Ключовий нюанс: однорідність товарів та послуг. Цей принцип працює лише в тому випадку, якщо ваші та його товари/послуги є однорідними. Тобто, якщо ви зареєстрували ТМ “Starlight” для послуг кав’ярні (43 клас МКТП), а конкурент — для тих же послуг, то порушення очевидне. Але якщо конкурент зареєстрував ТМ “Starlight” для послуг з ремонту автомобілів (37 клас МКТП), то ваші інтереси не перетинаються, і споживач не може сплутати ці дві послуги. У такому разі підстав для оскарження не буде.

1.2. Схожість до ступеня змішування

Це продовження попереднього пункту, але більш складне та суб’єктивне, оскільки стосується не ідентичних, а схожих позначень. Навіть якщо назви не повністю однакові, ви можете вимагати скасування реєстрації, якщо знак конкурента є схожим на ваш настільки, що може ввести в оману споживачів щодо виробника товарів чи надавача послуг. Апеляційна палата оцінює цю схожість з точки зору “середньостатистичного споживача” — не експерта, а звичайної людини, яка не розглядає логотипи під мікроскопом.

Оцінка схожості проводиться за трьома критеріями, які аналізуються в сукупності:

• Фонетична схожість (звукова): назви звучать схоже при вимові. Це особливо важливо для реклами на радіо чи “сарафанного радіо”, де інформація передається на слух. Приклад: “QuickFix” та “KwikFix” для сервісу ремонту.
• Візуальна схожість (графічна): позначення виглядають схоже. Враховується не лише написання, а й шрифт, композиція, кольорова гама, використання схожих графічних елементів. Приклад: “AquaLife”, написане синім курсивом з хвилькою, та “AkvaLife”, написане дуже схожим синім курсивом з аналогічною хвилькою.
• Семантична схожість (смислова): позначення викликають однакові асоціації, мають схоже значення або належать до одного смислового поля. Приклад: ТМ “Королівська Корона” та ТМ “Царський Вінець” для ювелірних виробів; або “Everest” та “Himalayan Peaks” для туристичного спорядження.

Головне питання, на яке відповідає колегія Апеляційної палати: чи існує ймовірність, що споживач, побачивши товар конкурента, помилково подумає, що його виробляєте ви, або що ці дві компанії якось пов’язані? Якщо відповідь “так”, то є всі шанси на успішне оскарження.

1.3. Знак не може бути зареєстрований за законом

Існують так звані абсолютні підстави для відмови в реєстрації. Це означає, що певні позначення в принципі не можуть бути зареєстровані як торговельні марки для певних товарів, оскільки вони не здатні виконувати свою основну функцію — розрізняти товари одних виробників від інших. Якщо ваш конкурент якимось чином (через помилку експерта) зміг зареєструвати такий знак, у вас є повне право вимагати скасування такої реєстрації, навіть якщо у вас немає власної ТМ. Це питання суспільного інтересу.

До таких позначень, зокрема, належать:

• Описові знаки: це позначення, які прямо і безпосередньо вказують на вид, якість, властивості, склад, вагу, місце та час виробництва товару. Наприклад, не можна отримати монополію на ТМ “Київський торт” для тортів, “Солодка вата” для солодкої вати або “Швидка доставка” для кур’єрських послуг. Причина проста: кожен виробник тортів має право вказувати, що його торт — київський, а кожна служба доставки — що вона швидка.
• Видові (родові) поняття: це назви, які увійшли у загальний вжиток як позначення певного виду товару. Багато хто не знає, але “термос”, “ксерокс”, “памперс”, “аспірин” колись були зареєстрованими торговими марками, але через свою надзвичайну популярність вони втратили розрізняльну здатність і стали загальними назвами. Цей процес називається “генерицидом” ТМ.
• Знаки, що вводять в оману: це позначення, які можуть обдурити споживача щодо реальних властивостей товару чи його виробника. Наприклад, реєстрація ТМ “Натуральний сік” для напою, що містить лише ароматизатори, або ТМ “Швейцарський годинник” для годинників, вироблених у Китаї.

1.4. Реєстрація з недобросовісними намірами

Ця підстава є однією з найскладніших для доведення, але водночас є потужним інструментом боротьби з нечесними практиками. Вона пов’язана з концепцією недобросовісної конкуренції. Навіть якщо формально знак конкурента відповідає всім критеріям, ви можете довести, що сама мета його реєстрації була нечесною — не для того, щоб розвивати власний унікальний бренд, а для того, щоб зашкодити вашому бізнесу, “вкрасти” вашу репутацію або неправомірно скористатися вашими напрацюваннями.

Що може свідчити про недобросовісність?

• “Патентний тролінг” або “сквотинг ТМ”: конкурент або стороння особа знала про існування вашого бренду (який ви успішно використовували, але ще не зареєстрували) і навмисно подала заявку, щоб “перехопити” назву. Мета — або заблокувати вашу діяльність, або потім змусити вас “викупити” у нього права на вашу ж власну назву.
• Дії колишніх партнерів чи співробітників: ваш колишній бізнес-партнер, директор чи навіть SMM-менеджер, знаючи всі ваші плани щодо запуску нового продукту, звільняється і реєструє на себе ТМ, яку ви збиралися запускати. Це прямий акт недобросовісності.
• Реєстрація для блокування конкурента: велика компанія реєструє на себе не лише свою основну ТМ, а й десятки схожих назв, які використовує або планує використовувати її менший конкурент, не для того, щоб їх розвивати, а лише для того, щоб створити “юридичне мінне поле” і не дати йому зростати.

Довести недобросовісний намір — це складне завдання, яке вимагає збору переконливої доказової бази (електронного листування, свідчень свідків, комерційних пропозицій, аналізу ринку). Це саме той випадок, де досвід профільних юристів, як фахівці компанії BrandR, стає вирішальним, адже вони знають, як побудувати переконливу аргументацію на основі непрямих доказів. Детальніше про різні прояви недобросовісної конкуренції читайте в нашій статті “Захист від недобросовісної конкуренції: від копіювання сайту до переманювання клієнтів”.

Розділ 2. Процедура оскарження крок за кроком

Отже, ви проаналізували ситуацію, обрали одну або кілька вагомих підстав для оскарження і готові діяти. Процедура в Апеляційній палаті — це не просто написання скарги. Це формалізований, змагальний процес, що нагадує міні-суд, де кожне слово, кожен документ і кожен доказ мають значення. Щоб ваші шанси на успіх були максимальними, потрібно діяти методично і без помилок. Давайте пройдемо цей шлях крок за кроком.

2.1. Крок 1. Підготовка заяви та доказової бази

Це найважливіший, найскладніший і найтриваліший етап. Можна сказати, що це 90% вашого успіху. Засідання в Апеляційній палаті — це лише фінальна презентація вашої позиції. А вся основна битва відбувається саме на етапі підготовки, коли ви формуєте свою “атакуючу” стратегію та збираєте “арсенал” доказів.

1. Складання заперечення (заяви):
   Ваш основний документ — це не просто лист, а мотивоване заперечення проти державної реєстрації торгової марки. Це повноцінний юридичний документ, який має бути складений професійно і містити:

• Чітку ідентифікацію сторін: ваші дані (Заявник заперечення) та дані власника оскаржуваного свідоцтва.
• Ідентифікацію об’єкта оскарження: номер свідоцтва на ТМ, яке ви оскаржуєте.
• Юридичне обґрунтування: це серце документа. Тут ви, з посиланням на конкретні статті Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, детально розписуєте, чому, на вашу думку, реєстрація є неправомірною. Наприклад: “Вважаємо, що оскаржувана ТМ ‘XYZ’ є схожою до ступеня змішування з раніше зареєстрованою на наше ім’я ТМ ‘ZYX’ (свідоцтво №12345), що порушує наші права, передбачені ст. 6 Закону…”.
• Виклад доказів: у тексті заперечення ви посилаєтеся на докази, які додаєте до заяви.
• Чітке прохання (резолютивна частина): завершується заперечення чітким проханням до Апеляційної палати, наприклад: “Просимо визнати Свідоцтво України №54321 на знак для товарів і послуг ‘XYZ’ недійсним повністю”.

2. Формування доказової бази:
   Слова без доказів нічого не варті. Ваш успіх напряму залежить від того, наскільки переконливими будуть ваші докази. Набір доказів залежить від обраної вами підстави для оскарження:

• Якщо підстава — “раніший пріоритет”: головний доказ — нотаріально засвідчена копія вашого свідоцтва на ТМ.
• Якщо підстава — “схожість до ступеня змішування”: тут доказова база значно ширша. Це можуть бути:
  • Порівняльний аналіз вашої та оскаржуваної ТМ, підготовлений юристом.
  • Результати соціологічного опитування, які показують, що споживачі плутають ваші бренди.
  • Скріншоти з соціальних мереж, де клієнти залишають коментарі, плутаючи ваші продукти.
• Якщо підстава — “недобросовісна конкуренція”: це найскладніший для доведення випадок. Вам знадобляться докази умислу конкурента:
  • Електронне листування, де він пропонував вам “викупити” вашу ж назву.
  • Трудовий договір, що підтверджує, що власник оскаржуваної ТМ — ваш колишній співробітник.
  • Свідчення свідків.

Саме на цьому етапі досвід юристів, як фахівці компанії BrandR, стає вирішальним. Вони не лише грамотно складуть заперечення, а й допоможуть зібрати ту доказову базу, яка буде найбільш переконливою для колегії Апеляційної палати.

2.2. Крок 2. Подача заперечення до Апеляційної палати

Коли ваша “юридична зброя” — заперечення та пакет доказів — готова, настає час для офіційного “пострілу”. Подача документів до Апеляційної палати Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ) — це формальна процедура, але вона вимагає дотримання певних правил.

Що входить до повного пакету документів:

• Заява про подання заперечення встановленої форми.
• Саме заперечення у кількох примірниках (для Палати та для іншої сторони).
• Усі докази, пронумеровані та оформлені як додатки до заперечення.
• Документ про сплату державного збору. За подання заперечення та його розгляд стягується офіційний збір. Його несплата є формальною підставою для залишення вашої заяви без розгляду. Розмір збору є фіксованим і його актуальну суму потрібно перевіряти на сайті УКРНОІВІ.
• Довіреність на представника, якщо ваші інтереси представляє юрист чи патентний повірений.

Після отримання вашого пакету документів Апеляційна палата перевіряє його на відповідність формальним вимогам, і якщо все гаразд, відкриває провадження у справі, надсилаючи копію вашого заперечення власнику оскаржуваного свідоцтва.

2.3. Крок 3. Як проходить розгляд справи

Після відкриття провадження починається змагальний процес, який складається з кількох стадій:

1. Обмін документами: власник оскаржуваної ТМ отримує ваше заперечення і має право протягом встановленого строку (зазвичай 2 місяці) підготувати та подати відзив на заперечення. У цьому відзиві він викладає свої контраргументи. Після цього ви, в свою чергу, маєте право подати відповідь на відзив. Цей “паперовий пінг-понг” дозволяє сторонам повністю розкрити свої позиції ще до усного засідання.
2. Призначення засідання: після обміну документами Апеляційна палата призначає дату та час засідання.
3. Засідання колегії: справу розглядає колегія, що складається з кількох досвідчених експертів Апеляційної палати. Засідання проходить у форматі, що нагадує судовий. Кожна сторона (або її представник) виступає з промовою, викладає свої аргументи, відповідає на питання членів колегії та опонента.
4. Прийняття рішення: після заслуховування сторін та вивчення всіх матеріалів справи, колегія виходить до нарадчої кімнати для прийняття рішення.

Весь процес від подання заперечення до прийняття фінального рішення зазвичай займає від 6 до 12 місяців, що є значно швидшим, ніж розгляд аналогічної справи в судах кількох інстанцій.

Розділ 3. Що відбувається після рішення Палати

Засідання колегії завершилося, сторони висловили свої позиції, і Апеляційна палата винесла своє рішення. Цей момент є кульмінацією всього процесу, але ще не його фінальною крапкою. Залежно від того, яким буде це рішення — на вашу користь чи ні, — ваші подальші дії та стратегія будуть кардинально відрізнятися. Розуміння можливих сценаріїв дозволить вам бути готовими до будь-якого результату.

3.1. Якщо рішення на вашу користь

Це найкращий з можливих результатів, який означає, що ваші аргументи та докази були переконливими, і Апеляційна палата погодилася з вашою правовою позицією. Колегія може ухвалити рішення про визнання свідоцтва недійсним повністю або частково.

Що означає “визнання недійсним повністю”?

• Анулювання з моменту реєстрації: це означає, що свідоцтво вашого конкурента скасовується так, ніби його ніколи й не існувало. Реєстрація вважається неправомірною з самої дати її здійснення.
• Внесення змін до реєстру: на підставі рішення Апеляційної палати УКРНОІВІ вносить відповідний запис до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг та публікує цю інформацію у своєму офіційному бюлетені. З цього моменту ваш конкурент втрачає будь-які ексклюзивні права на це позначення.
• Ваші подальші дії: Після такого рішення “м’яч знову на вашому полі”. Ви можете:
  1. Подати власну заявку на реєстрацію ТМ, якщо ви цього ще не зробили. Тепер перешкоди у вигляді реєстрації конкурента більше не існує.
  2. Вимагати від колишнього власника припинити використання позначення. Тепер уже ви маєте повне право надсилати йому претензії, оскільки його використання стало незаконним.
  3. Звернутися до суду за компенсацією. Важливо розуміти, що Апеляційна палата не стягує збитків. Але її рішення є “залізобетонним” доказом, з яким ви можете звернутися до суду і вимагати відшкодування збитків, завданих вам за весь період дії незаконної реєстрації.

Іноді Апеляційна палата може дійти висновку, що реєстрація порушує ваші права не повністю, а лише частково. Наприклад, якщо ваша ТМ зареєстрована для послуг ресторанів (43 клас), а конкурент зареєстрував схожу ТМ для широкого переліку послуг, включаючи ресторани, кафе та бари. У такому випадку Палата може визнати його свідоцтво недійсним лише в частині послуг ресторанів, кафе та барів, залишивши його чинним для інших послуг, які не перетинаються з вашими.

3.2. Якщо вам відмовили (можливість звернутись до суду)

На жаль, можливий і інший результат. Колегія може дійти висновку, що ваші докази були недостатньо переконливими, а аргументи — слабкими, і відмовити у задоволенні вашого заперечення. Це означає, що свідоцтво конкурента залишається чинним.

Чи означає це остаточну поразку? Абсолютно ні.
Рішення Апеляційної палати — це не вирок останньої інстанції. Законодавство надає вам право оскаржити це рішення. Але наступною інстанцією буде вже не адміністративний орган, а суд.

Алгоритм дій у такому випадку:

1. Отримання та аналіз рішення: ви отримуєте повний текст рішення Апеляційної палати, де детально розписано, чому саме вам відмовили. Разом зі своїм юристом (наприклад, з командою BrandR) ви маєте ретельно проаналізувати аргументацію колегії і знайти в ній слабкі місця.
2. Підготовка позовної заяви до суду: у вас є встановлений законом строк (зазвичай два місяці з моменту отримання рішення) для підготовки та подання позовної заяви до господарського суду. У цьому позові ви будете просити суд вже не просто скасувати свідоцтво, а скасувати рішення Апеляційної палати та зобов’язати УКРНОІВІ визнати свідоцтво недійсним.
3. Новий розгляд: судовий процес — це абсолютно новий розгляд справи. Ви можете надавати ті самі докази, а також залучати нові, проводити судові експертизи, викликати свідків. Суд не зв’язаний висновками Апеляційної палати і буде приймати власне незалежне рішення на основі всіх представлених доказів.

Хоча шлях через суд є довшим і дорожчим, він дає вам другий шанс. Існує чимало випадків, коли суд приймав рішення на користь заявника, скасовуючи попереднє рішення Апеляційної палати. Тому негативне рішення Палати — це не кінець боротьби, а лише завершення її першого, досудового етапу.

Висновки

Отже, виявлення неправомірної реєстрації торгової марки конкурентом — це не вирок для вашого бізнесу, а лише сигнал до рішучих та грамотних дій. І, як ми побачили, для цього не завжди потрібно одразу готуватися до виснажливої судової війни. Існує спеціалізований, ефективний та значно швидший інструмент, створений саме для таких ситуацій.

Головний висновок, який варто зробити: Апеляційна палата УКРНОІВІ є потужним та дієвим механізмом для досудового захисту ваших прав. Це не просто бюрократична інстанція, а повноцінний квазі-судовий орган, де вашу справу розглядають вузькопрофільні експерти. Успішне анулювання свідоцтва на знак конкурента в Апеляційній палаті дозволяє вам швидко та з меншими витратами “розчистити” ринок, усунути правову перешкоду для власної реєстрації та припинити введення споживачів в оману. Це цілеспрямований удар по юридичному кореню проблеми.

Проте, не варто недооцінювати складність цієї процедури. Це не подача простої скарги, а повноцінний змагальний процес, що вимагає глибокого знання законодавства, судової практики та вміння будувати переконливу доказову базу. Успіх вашої справи на 90% залежить від того, наскільки грамотно буде складено первинне заперечення та зібрані докази. Саме тому участь профільного фахівця є не розкішшю, а критичною необхідністю. Досвідчений юрист по оскарженню ТМ, такий як фахівці з команди BrandR, знає всі “підводні камені” процедури, розуміє логіку мислення колегії Апеляційної палати і допоможе сформувати таку правову позицію, яка матиме максимальні шанси на успіх. Це інвестиція, яка заощадить вам значно більше — час, гроші та, найголовніше, право на власний бренд.